Düsseldorf, 28. Dezember 2023 – Die internationale Anwaltskanzlei Bird & Bird erringt in einem laufenden Patentrechtsstreit zwischen NanoString Technologies Inc. (NanoString) und 10x Genomics Inc. (10x Genomics) und dem President and Fellows of Harvard College (Harvard) außergewöhnliche Beschlüsse.

Am 20. Dezember 2023 hat das Oberlandesgericht München (Aktenzeichen 6 U 2359/23 und 6 U 2360/23) entschieden, dass in einem von 10x Genomics und Harvard eingeleiteten Patentverletzungsverfahren die Vollstreckung der Urteile des Landgerichts München vom 17. Mai 2023 (Erste Instanz ; Aktenzeichen 7 O 2693/22 und 7 O 5812/22) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 2 Mio. für die NanoString Inc. und € 300.000 für die NanoString GmbH einstweilen eingestellt ist. Es handelt sich um bemerkenswerte Beschlüsse, die auf einem besonderen Rechtsbehelf beruhen.

Mit seinen Beschlüssen vom 20. Dezember 2023, insbesondere basierend auf der anwendbaren summarischen Prüfung, bestätigte das Berufungsgericht zunächst die allgemeine Regel, dass eine Aussetzung der Vollstreckung nur in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung aller Umstände in Betracht kommt. Eine solche Ausnahme kann aber gegeben sein, wenn ein entscheidungserheblicher Aspekt von der 1. Instanz nicht geprüft wurde, der schwierige Rechtsfragen aufwirft, die nicht eindeutig beantwortet werden können. Dies gilt im Patentverletzungsverfahren insbesondere dann, wenn ein Merkmal des Patentanspruchs im erstinstanzlichen Urteil nicht näher behandelt wird, obwohl hierfür Anlass bestanden hätte.

Zum Hintergrund in aller Kürze: Im erstinstanzlichen Verfahren hatten die Beklagten – vertreten durch das Bird & Bird-Team – die angebliche Verletzung des geltend gemachten Anspruchs in Bezug auf mehrere Anspruchsmerkmale bestritten. In den angefochtenen Urteilen des Landgerichts wurde jedoch ein streitiges Merkmal nicht näher erörtert, und dieses Versäumnis war der Schwerpunkt der Anträge auf einstweilige Einstellung der Vollstreckung der erstinstanzlichen Urteile *.

Es bleibt abzuwarten, ob es den Klägern gelingen wird, die Meinung des Berufungsgerichts im Berufungsverfahren in der Sache umzukehren.

Bjorn Johnson , Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten bei NanoString Technologies, sagte: „ Dieser Erfolg von NanoString in Deutschland ist von besonderem Interesse, da unser Konkurrent 10x Genomics zusammen mit Harvard mehrere Patentverletzungsklagen gegen NanoString in den USA und Deutschland eingereicht hat.“ , und der Europäischen Union (dh beim UPC). Wie bei allen komplexen Patentstreitigkeiten kann es bei der Verhandlung dieser Fälle zu positiven und ungünstigen Entscheidungen kommen. NanoString bleibt jedoch zuversichtlich, dass wir die gegen uns geltend gemachten Patente letztendlich für ungültig erklären und zeigen werden, dass wir keine gültigen Patente verletzen – und die jüngsten Entscheidungen des Oberlandesgerichts sind ein wichtiger Schritt. ”

Oliver Jan Jüngst und Dr. Moritz Schroeder , die die erfolgreichen Bewerber in dieser Sache vertreten, kommentierten: „ Die Beschlüsse sind aus unserer Sicht sehr wichtig: Erstens freuen wir uns für unsere Mandantinnen, dass das Oberlandesgericht die durch eine „unvollständige“ Verletzungsprüfung in der Erste Instanz entstande Rechtslage korrigiert hat. Zweitens halten wir die Entscheidungen des OLG München über den konkreten Fall hinaus für einen wichtigen und gut begründeten Schritt in der nationalen Rechtsprechung, der klarstellt, ob und wann eine Auslassung in einem erstinstanzlichen Urteil eine vorläufige Aussetzung der Vollstreckung rechtfertigt . "

NanoString Technologies, Inc. wurde von den folgenden Bird & Bird Anwälten beraten: Partner Oliver Jan Jüngst, LL.M. und Counsel Dr. Moritz Schroeder , beide IP / Patentrecht, Düsseldorf.

Wir danken den Mandanten der NanoString-Unternehmensgruppe für ihre Bereitschaft, dies alles der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

* Das Oberlandesgericht begründet (Hervorhebung hinzugefügt):

„...Es entspricht daher gefestigter Rechtsprechung, dass in Fällen, in denen das angefochtene Urteil - wie hier - nur gegen Sicherheitsleistung des Gläubigers vollstreckbar ist, eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nur in Ausnahmefällen unter besonderen Umständen in Betracht kommen kann. Derartige liegen regelmäßig (nur) vor, wenn bereits aufgrund einer summarischen Prüfung davon ausgegangen wird, dass das angegriffene Urteil keinen Bestand haben wird oder - sofern der Ausgang des Berufungsverfahrens zwar offen ist - wenn der Berufungsführer die Möglichkeit des Eintritts eines außergewöhnlichen, praktisch nicht wieder gut zu machenden Schadens glaubhaft macht, der deutlich über die allgemeinen Auswirkungen einer Vollstreckung hinausgeht (st. Rspr., vgl. nur Senat, Beschl. v. 9.4.2019 - 6 U 4653/18, GRUR-RS 2019, 41076 Rn. 107, mwN).

Darüber hinaus kommt eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung , auch ohne, dass sich das Ersturteil als offensichtlich fehlerhaft erweist, in Betracht, wenn bei der Verurteilung durch das Landgericht ein entscheidungserheblicher Gesichtspunkt ungeprüft geblieben ist, der schwierige, nicht eindeutig zu beantwortende Rechtsfragen aufwirft. Denn der Grundsatz, dass eine Einstellung nur dann geboten ist, wenn bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag bei summarischer Prüfung festgestellt werden kann, dass das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, beruht darauf, dass sich das Erstgericht bereits im Einzelnen mit dem Sachverhalt geprüft und über die sich stellenden Fragen entschieden.

Diese Erwägung kommt jedoch nicht zum Tragen, wenn das Erstgericht wesentliche, entscheidungserhebliche Aspekte des Falles außer Acht gelassen hat und somit zum maßgeblichen Sachverhalt eine, auf die bei summarischer Prüfung verwiesen werden kann, überhaupt noch nicht vorliegt (vgl.; OLG Düsseldorf, GRUR Entscheidung -RR 2010, 122; Kühnen, HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap H Rn. 47). Dies gilt im Patentverletzungsverfahren insbesondere dann, wenn im erstinstanzlichen Urteil ein Merkmal des Patentanspruchs nicht näher eingegangen wurde, obwohl hierfür Anlass bestanden hätte.

Ist letztes der Fall, führt dies allerdings nicht per se zu einer Einstellung der Zwangsvollstreckung. Vielmehr ist diese Konstellation vergleichbar mit denen, dass das Erstgericht ein Merkmal des Patentanspruchs deshalb nicht geprüft hat, weil dieses erst nachträglich in einem parallel anhängigen Nichtigkeitsverfahren, in dem der Patentanspruch in einer eingeschränkten Fassung durchgeführt worden ist, hinzugekommen ist. In diesem Fall hat unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen der Parteien eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung gleichwohl zu unterbleiben, wenn sich bereits bei summarischer Prüfung durch das Berufungsgericht ergibt, dass die angegriffene Methode von dem durch das im Nichtigkeitsverfahren hinzugekommene Merkmal ebenfalls Gebrauch macht (vgl. Kühnen , HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap H Rn. 63; vgl. auch BGH, GRUR 2016, 1206 - Mähroboter). Es erscheint sachgerecht, diese Grundsätze auch auf die vorgenannte Konstellation anzuwenden, so dass auch bei einem durch das Erstgericht „übergangenen“ Anspruchsmerkmal eine Einstellung der Zwangsvollstreckung gleichwohl nicht erfolgen muss, wenn die Verwirklichung des Merkmals durch die angegriffene Ausführungsform schon bei summarischer Prüfung durch das Berufungsgericht zweifelsfrei zu bejahen ist.

Vorliegend kann offenbleiben, ob nach dem Sachvortrag der Beklagten dieser im Fall der Vollstreckung außergewöhnliche Nachteile, die über die üblichen Vollstreckungsfolgen hinausgehen, drohen. Ebenso kann dahinstehen, ob sich bei summarischer Prüfung ergibt, dass das erstinstanzliche Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, dieser auch offensichtlich unrichtig ist, was von der Beklagten mit ihrem Einstellungsantrag auch nicht angezeigt wird. Denn die Beklagte macht zu Recht geltend, dass vorliegend die Einstellung der Zwangsvollstreckung deshalb geboten ist, weil das Landgericht in seinem Urteil auf das Merkmal 2.4.4 nicht näher eingegangen ist, obwohl hierfür Anlass bestanden hätte (dazu aa). Bei lediglich summarischer Prüfung lässt sich zudem nicht sicher feststellen, dass die angegriffene Ausführungsform von dem Merkmal 2.4.4 ebenfalls Gebrauch macht (dazu bb)... “

Die vollständigen Gerichtsschlüsse können hier und hier eingesehen werden. Als Hintergrundinformationen sind auch die Anträge auf einstweilige Einstellung der Vollstreckung vom 27. Oktober 2023 hier und hier zu finden (ohne Anlagen und mit dem Hinweis, dass die Klägerinnen auch schriftlich genommen hatten).

Allgemeiner Hintergrund zum relevanten deutschen Teil des größeren Rechtsstreits zwischen 10x Genomics/Harvard und der NanoString-Unternehmensgruppe:

In dem deutschen Rechtsstreit wurde das europäische Patent 2794928 B1 am 4. März 2022 geltend gemacht.

• Das Landgericht München stellte fest, dass das von 10x Genomics/Harvard in der eingeschränkten Form des sogenannten Hilfsantrags 1 geltend gemachte Patent von den Beklagten aus der NanoString-Unternehmensgruppe verletzt wird und das jeweilige nach Leistung von Vollstreckungssicherheiten in Höhe von jeweils Urteil 3, 55 Millionen Euro sind auch vollstreckbar. Nur 10x Genomics lieferte Sicherheit und vollstreckte die Urteile.
• Im Namen der Beklagten (NanoString Technologies Inc und NanoString Technologies GmbH) wurde Berufung eingelegt. Die förmliche Berufungsschrift wurde am 25. Mai 2023 eingereicht, die Begründung am 17. August 2023. Im Kontext der größeren Auseinandersetzung zwischen den Parteien mit parallelen in den USA und vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) wies die Lokalkammer München des UPC am 10. Oktober 2023 einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung von 10x Genomics/Harvard (ua) gegen die Beklagten des Münchner Verfahrens und auf der Grundlage desselben europäischen Patents 2 794 928 B1 (UPC-Antrag Nr. 459996/2023) vollständig ab und insbesondere dabei das Argument der Nichtverletzung gegen den geltend gemachten Anspruch.
• Die außerordentlichen und nunmehr erfolgreichen Anträge auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung (gegen Sicherheitsleistung) wurden dann am 27. Oktober 2023 beim Oberlandesgericht München eingereicht.
• Parallel dazu wird der Rechtsbestand des geltend gemachten Patents mit einer Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht in München angegriffen. Das Bundespatentgericht hat am 7. Februar 2023 einen qualifizierten Hinweis abgesetzt, wonach das Patent in der erteilten Fassung nichtig, aber in geänderter Form (dh der in den deutschen Verletzungsklagen geltend gemachte Hilfsantrag 1) rechtsbeständig sein könnte. Die mündliche Verhandlung ist für den 7. Mai 2024 terminiert (Az. 3 Ni 20/22 (EP)).
• Parallel dazu ist eine Nichtigkeitsklage gegen das Europäische Patent 2 794 928 bei der Zentralkammer München des UPC anhängig (Antrag Nr. 551180/2023). Die mündliche Verhandlung dort ist für den 17./18. April 2024 angesetzt.